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文章:2016年10月:專利訴訟更新

商事訴訟報告

聯邦巡迴上訴法院判定一個被新創作的術語導致了功能性權利要求不明確。Advanced Ground Information SystemsInc. v. Life360Inc.--- F.3d ---No. 2015-17322016728日)一案中,美國聯邦上訴法院以未達到《美國法典》第35卷第112條的明確性要求為由維持了對兩項專利的無效判定。該判決解釋了,在聯邦巡迴上訴法院所不斷演變的判例法下,某項專利的權利要求如何可能因為採用了未經定義的新術語而被認定為是不明確的術語——即相關領域的技術人員不通常使用的術語。

原告專利權人Advanced Ground Information Systems公司(“AGIS”)在佛羅里達州南區地方法院提起了有關兩項專利的侵權訴訟。總體來說,這兩個專利有關為移動設備的使用者而設定通信網路。所有被主張的權利要求均引用了“符號生成器”這一術語,這在權利要求的語境中意味著一種使用于生成移動設備符號的零件。例如,其中一項專利描述了“生成”行動電話上的“符號”以表示其他使用者的位置。

被告Life360通過兩層論證說明“符號生成器”的術語導致有關權利要求不明確。首先,被告辯稱這一術語引起第112條第6款關於“手段加功能”類型的權利要求的適用。(第112條第6款是指《Leahy-Smith美國發明法》修正之前的《專利法》所包含的規定。)其次,被告指出,按照聯邦巡迴上訴法院的判例法,由電腦所實施的“手段加功能”術語需要在說明書裡包含執行該功能的演算法,否則可能會無法滿足第112條第2款的明確性要求。參見,例如,Aristocrat Techs. Austl. Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d在1328頁、1333頁(聯邦巡迴上訴法院2008年)。

就分析的第一步而言,聯邦巡迴上訴法院同意地區法院的判決,即這一權利要求的術語引起第112條第6款的適用。法庭尤其強調了這一問題應由Williamson v. Citrix Online,LLC,792 F.3d在1339頁、1348頁(聯邦巡迴上訴法院2015年)(全庭)所給出的新標準加以決定。該2015年判例之前,法院適用了一種“強烈”推定,即倘若權利要求缺乏“手段”這一特定用語,則它旨在不引起第112條第6款的“手段和功能”方式的適用。在Williamson一案中,聯邦巡迴上訴法院全庭取消了這一項“強烈”推定,取而代之設立了一種可被反駁的推定——能因有較強證明力的證據被反駁。這一判定權利要求是否超出第6款範圍的新標準,是“權利要求的語言是否能被本領域普通技術人員足夠明確地理解為指向一種結構”。如果答案為“是”,則權利要求的用語並非手段和功能類型的。

原告兼專利權人AGIS在地區法院中提供了未經反駁的證據:一位專家認定本領域的普通技術人員能夠足夠明確地把“符號生成器”理解為指向一種結構。然而,聯邦巡迴上訴法院仰賴了同一位專家的證詞,這份證詞中這位元專家又認為“符號生成器”這一術語是為系爭的兩項專利而專門創造的。由於新創造的術語按其本質並非相關領域的技術人員所通常使用,因此聯邦巡迴上訴法院認為它不能被技術人員足夠明確地理解為指向一種結構。法院接著提到“符號生成器”本身不指向任何結構——而它唯獨指向的是一種功能。因此,權利要求引起第112條第6款的適用,且第一步得以滿足。值得注意的是,判決書未仔細分析說明書包含的任何內容是否構成對該新術語的定義,這似乎意味著雙方當事人都未提出這方面的論證。

進行關於第二步的分析時,聯邦巡迴法院依據了一系列對與電腦實施的“手段加功能”術語相關聯的結構設定了特定要求的判例,並且判定就這類術語而言,說明書必須提出執行該功能的演算法。例如,Aristocrat, 521 F.3d在1333;Finisar Corp. v. DirectcTV Grp, Inc., 523 F.3d在1323頁、1340頁(聯邦巡迴上訴法院2008年)。雖然這些判例給了專利權人提出演算法靈活餘地,包括通過敘述描述等,但不提出相應的演算法將與發明人“明確主張”其發明的法定要求相抵觸。《美國法典》第35卷第112條第2款。

適用這些判例時,聯邦巡迴上訴法院認為,AGIS其中一項專利說明中對於使用地圖和位置資料庫以生成符號的描述不足以達到“說明書必須提出相應演算法”的要求。法院同意地區法院的盤局,即這種描述只涉及了生產符號的媒介。而正如在Aristocrat之後的案例中的常見情形,不解釋電腦如何執行所要求的功能將導致權利要求第112條第2款的失敗,從而使要求無效。事實上,AGIS明確引用了Aristocrat的理由,即功能類的權利要求不能僅由通用電腦得以支援,因為這實際中會允許純功能性的權利要求。

基於AGIS一案,當事人將需要仔細考慮專家證言在權利要求不明確爭議中的作用。對於類似AGIS案這類兩步挑戰而言,儘管聯邦巡迴上訴法院承認專家證言的相關性,但它仍然認為這種證據存在具體缺陷。此外,就有關權利要求術語能否被本領域普通技術人員足夠明確地理解為指向一種結構,還是將被理解為新創造之術語的問題上,法院在審理其他案件時能參照說明書的內在證據,這類內在證據一般被評價為是可靠的。事實上,根據現有的雙重上訴審查標準制度,審查涉及明確性問題的法律認定,包括內在證據的評估在內,均須採取重新審查的方式,而審查基於外在證據所做的事實認定須採取明顯瑕疵的方式。Teva Pharm. USA, Inc.v. Sandoz. Inc., 135 S. Ct. 在831頁、842頁(最高法院2015年)。在AGIS中,專家證言于爭議中的關鍵性角色引起了對地區法院判決的明顯瑕疵審查,從而致使這一判決得到全面維持。