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2013年6月:專利訴訟簡訊

商事訴訟報告


首次銷售原則(First Sale Doctrine)適用於境外製作的版權作品。最高法院近期以6:3作出了一項對功能近似專利用盡原則(patent exhaustion doctrine)可能產生潛在重大影響的判決。在Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.一案中,最高法院最終裁定首次銷售原則適用於在美國境外製作的版權作品(133 S. Ct. 1351 (2013))。

Kirtsaeng一案中,學術教科書出版商John Wiley & Sons有限公司根據17 U.S.C. §§ 106(3) 、602對作為學生的Kirtstaeng提起版權侵權訴訟。在該案中,Kirtstaeng的家人及朋友在泰國購買、並向他寄送在美國境外合法製作、銷售的外文版英文教科書,以便Kirtstaeng能在美國銷售這些教科書並從中獲利(Kirtsaeng, 133 S. Ct. at 1356)。Kirtstaeng辯稱,根據首次銷售原則的規定,即一旦版權作品被合法售出,該作品版權所有人在這一特定售出作品上的權益即為用盡,該作品的新所有人有權在未獲得版權所有人許可的情況下轉售其擁有的作品(Id. at 1357 (discussing 17 U.S.C. § 109(a))),他的行為屬合法範疇。地區法院駁回了Kirtstaeng的抗辯理由,裁定首次銷售原則不適用於“外國製作的作品(包括在獲得版權所有人許可的前提下製作的作品)”。第二聯邦巡迴法院隨後確認了這一裁定結果,認定由於§ 109中規定的“根據本章節合法製作的作品”並不包括“在美國境外製作的美國版權作品”,因此對首次銷售原則的適用應存在一定的地理界限(Id.)。

最高聯邦法院推翻了第二巡迴法院的裁決,認定§ 109並不作為對首次銷售原則的適用設定地理界限的法律依據(Id. at 1371)。最高法院明確指出,“綜合考量§ 109(a)的措辭、內容以及普通法歷史中的’首次銷售’原則,[法院]傾向於不設置地理界限的法律解釋” (Id. at 1358)。最高法院通過進一步分析,認為國會在制定該法條時不會有意以一種可能會“威脅正常學術、藝術、商業或消費者活動”的方式為首次銷售原則的適用設置地理界限(Id.)。據此,最高法院裁定,首次銷售原則“適用於在美國境外合法製作的版權作品”(Id. at 1356-57)。

Kirtsaeng案為消費者從全球市場購買廉價的版權作品提供更多可能性的同時,最高法院的這項裁決可能最終還會對專利訴訟領域產生更為深遠的影響。專利用盡原則(patent exhaustion doctrine)在功能上與首次銷售原則相似,即一旦某項專利產品被“合法製作並售出”,該產品的新所有人就有權在未獲得專利持有人許可的情況下,將該產品合法轉售(Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, 618 (2008))。將Kirtsaeng案的論證延伸到專利領域,消費者(或競爭者)可以在不侵犯美國國內專利的前提下,購買並再進口那些在美國境外合法生產的產品。這將對專利持有人及專利被許可人,尤其是那些對其外國產品設置的價格明顯低於美國國內價格的公司,產生深遠的影響。例如,製藥公司通常都會針對美國消費者設置高於外國消費者的產品價格,其中的部分原因是因為這些公司需要收回其產品的研發成本。參見:Paul Roderick Gregory, Obama Care Will End Drug Advances and Europe’s Free Ride (Unless China Steps in), Forbes Economics (July 1, 2012, 1:57 PM), http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2012/07/01/obama-care-will-end-drug-advances-and-europes-free-ride-unless-china-steps-in/(據估算“處方藥在美國的平均價格比其他工業化國家高出50%-100%…”)。按照Kirtsaeng案的邏輯,消費者(或競爭者)可以合法購買外國生產的藥品,重新將這些產品進口至美國供其自用或以較低價格轉售。最終,消費者可以獲得更低廉的產品價格,但藥品生產商、被許可人及開發商的淨利潤則會被大幅削減。