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2013年1月:專利訴訟簡訊

商事訴訟報告

歐洲議會批准設立歐洲統一專利及統一專利法院 20121211日,歐洲議會批准設立一個新的專利體系,該體系一旦成型,將同時創建一項選擇性統一專利權以及一個全歐統一的專利法院來裁決所有歐洲專利事項的訴訟。理想情況下,一項統一的專利權應簡化在所有25個歐盟成員​​國獲取專利保護的流程,從而節省相關費用和交易成本。

一旦相關的歐盟法規生效(大約最早在2014年),專利權人將有權申請由歐洲專利局發出的新專利並在所有25個成員國得到認可。統一專利的申請必須以英文、德文或法文提交,且無需將申請文件譯成其他語言(當然以機器自動翻譯的其他語種文件可以提交)。統一專利將與各國專利制度以及之前的傳統歐洲專利並存,這些專利仍然可以在不參與專利條約的國家內為權利人提供專利保護,這些國家包括西班牙、意大利、瑞士、土耳其、挪威和冰島。

有關統一專利法院的協議,一旦得到包括法國、德國和英國在內的至少13個歐盟成員​​國的批准,將會創建一個對所有歐洲專利訴訟擁有排他性管轄權的統一專利法院,其管轄權包括侵權訴訟、專利權撤銷及禁令。統一專利法院還將包括一家位於盧森堡的上訴法院,以及一整套專業初審法院。初審法院的總部將位於巴黎、慕尼黑及倫敦,而每個成員國都會有一個初審法院分部(有些成員國將共享法院場所及地區分部),但德國除外,因為它至少有三個分部(分部位於杜塞爾多夫、曼海姆和慕尼黑,也可能是漢堡)。每家初審法院都會由不同國家的法官坐鎮,並且每家法院都有資格在整個歐盟範圍內發出適用於所有成員國的判決(或者適用於所有指定的歐洲專利條約締約國,這一範圍可能擴展到歐盟以外)。原告還可以自行決定在任何一個地區分部法院起訴,只要在該法院所在成員國有侵權行為即可。

重大過失不足以確立不當專利行為所需的欺詐性的意圖聯邦上訴法院近來在Outside the Box Innovations, LLC v. Travel Caddy, Inc., No. 2009-1171一案中確立了證明不當專利行為所需證明的欺詐性意圖。法院認定重大過失是不足以達到“清晰而令人信服”的標準來證明欺詐意圖,而確立不當行為則必須證明該欺詐意圖。

在本案中,法院認定專利權人有不當行為,該行為需要證明申請人在向專利局申請專利時虛假陳述或隱瞞重大信息,以及要有明確且令人信服的證據來證明申請人有實際的意圖欺騙專利局。法院認為上述事實成立,並宣布由於專利權人未能向專利局披露在申請專利期間,其母專利存在訴訟行為,該項隱瞞構成不正當專利申請行為,從而宣布兩項專利無效。在做出此判決時,初審法院未採納專利權人的辯護意見,即:涉及母專利訴訟事宜未能披露是專利權人的錯誤、忽略或過失,而非刻意欺騙。

在上訴中,聯邦巡迴法院推翻初審法院的判決,做出如下裁定:“過失,即便是重大過失,也不足以確立欺詐意圖”。延續了巡迴法院之前在Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. 一案中的立場,本案的判決再次提高了證明不正當專利行為的門檻,不僅確認需要明確且令人信服的證據來證明專利權人的欺詐意圖,而且拒絕承認該欺詐意圖可從專利權人的重大過失中推定得出。

聯邦巡迴法院放寬了共同侵權中“誘導侵權”的證明標準:在最近的Akamai Tech. v. Limelight Networks McKesson Techs., Inc. v. Epic Sys. Corp.兩案聯審中,聯邦巡迴法院全體法官聯席會審,以6比5做出判決,決定放鬆在“誘導侵權”理論下侵權責任的證明標準。

根據巡迴法院之前在BMC Resources, Inc. v. Paymentech, LP一案中的判決,要想證明對一項方法專利的誘導侵權,需要有單一的侵權人實施了該方法專利中的所有步驟。而在這次的Akamai 和McKesson 兩案中都不具備滿足上述要求的單一侵權人。在Akamai 案中,被告自己實施了涉案專利方法中的某些步驟,同時誘導其他行為人實施了其餘的步驟。在McKesson案中,被告誘導多個第三者“共同實施”了涉案方法專利的所有步驟,這意味著沒有任何單一方實施了直接侵權所需的所有步驟。兩個被告在初審法院都勝訴,原因即在於兩案中無單一直接侵權人。

然而,在上訴中的全院會審中,巡迴法院卻明確推翻了BMC Resources一案中的標準:即必須至少有一個單一行為人實施了涉案專利方法中的所有步驟。Akamai判決書如是說:
“證明誘導侵權的前提是首先證明有直接侵權,但這不等同於說:必須有單一的個體行為人構成直接侵權人。如果一行為人在明知的情況下誘導他人實施足以構成侵犯他人專利的行為,並且後者也的確實施了該侵權行為,則沒有理由僅僅因為行為人將其行為設計成沒有單一個體完成直接侵權的所有步驟,就豁免誘導者間接侵權的責任。”

聯邦巡迴法院的多數意見認為:如果行為人誘導其他數人共同侵權,或者其本人實施方法專利中某幾個步驟,再誘導他人實施其餘步驟,則“該行為人對專利權人權利產生的影響與那種誘導一個單一直接侵權人完成所有步驟毫無二致。”

基於此判決,今後原告可以更容易證明誘導侵權,即便並無單一直接侵權人。當然,涉案專利方法中所有步驟必須有人實施,但原告將無需證明某個“單一實體(個人)”完成全部步驟。然而,這一判決對於實踐中認定誘導侵權成立的案件數目或許只有很小的影響,因為做出這一判斷仍然需要被告侵權人在“明知”的情況下仍然誘導他人侵權。此外,法院還將其判決限制在方法專利,從而進一步降低其對現有專利法格局的後續影響。